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商標侵權案中的在先使用權

齊好

    案情介紹

    A老板在平湖以及嘉善分別擁有兩家足浴會所B和C。某日,嘉善的C公司突然收到了D公司的起訴狀,訴狀中稱C公司侵犯了D公司的商標權,要停止侵害并賠償經濟損失以及合理維權費用30萬元。

    A老板心想,這個小店的招牌明明是自己想出來的,也用了這么多年,開了連鎖,小有名氣,怎么突然就侵犯了人家的商標權?

    A老板委托我所代理此案,我所律師接受委托后,對案件的事實以及法律關系進行了深入仔細的調查和分析:

    A老板從2012年8月開始就在平湖以“某某匯”注冊了個體工商戶B并開業經營,隨著生意的興隆,A老板又在嘉善注冊了工體工商戶C,同樣用了平湖公司的名號開展經營。

    D公司在2015年5月申請了“某某匯”注冊商標,時間上早于A老板嘉善店C的開業時間,有效期從2016年7月至2026年7月,服務類別為美容院、按摩、桑拿服務、療養院等。服務類別與C店的業務相同。

    在調查中還發現,D公司的法定代表人其實是平湖B店的顧客,還辦理了會員卡,前后充值數萬元。

    顯然,D公司是在明知“某某匯”已經被率先使用的情況下的惡意注冊,并且D公司的工商信息顯示D公司處于歇業狀態,且其經營范圍僅包括銷售:服裝、箱包、鞋帽、家具用品、床上用品。因此并未實際使用次商標。

    我所律師根據以上的事實以及法律依據,向法庭提交了代理意見,全部得到了法庭的認可和支持,下面就提供該案的代理詞。

 

代理詞

    D公司訴C侵害商標權一案,浙江國傲律師事務所接受被告委托,現針對原告起訴內容等,發表如下代理意見:

    一、原告是惡意搶注“某某匯”注冊商標的,故被告已申請商標評審委員會宣告“某某匯”注冊商標無效。

    1、原告在注冊“某某匯”商標前,已明知“某某匯”商標存在。

    原告的法定代表人張某自2013年8月18日起,多次前往B足浴會所處消費,累計金額達數萬元,因此張某對于“某某匯”商標已有B以及C足浴會所的經營者A在先使用,是明知的。D是張某的一人有限責任公司,張某為公司的法定代表人并擔任公司的執行董事和經理,是公司的實際控制人,因此D與張某是人格混同的;同時公司自己是無法辦事的,必須要有人去操作的。因此,原告搶注“某某匯”商標的行為,屬于明知他人商標存在的惡意注冊。

    2、原告的法定經營范圍與其注冊的“某某匯”商標服務項目內容范圍完全不同,且其注冊的“某某匯”商標從未投入使用。

    “某某匯”注冊商標的服務項目為第44類,內容是:美容院;按摩;桑拿浴服務;化妝師服務;保健;療養院;園藝;飲食營養指導;文身;芳香療法,而其所有人D公司是平湖市一家從事貿易活動的公司,企業經營范圍包括:銷售:服裝、箱包、鞋帽、家具用品、床上用品。可見,“某某匯”注冊商標的商品服務內容,與該商標所有人的經營范圍完全不同, D公司也從未在其經營過程中使用過該商標。申請人進一步查閱了D的經營狀況,在國家企業信用信息公示系統中,該公司2015年-2016年的年報均顯示企業處于歇業、停業狀態;同時在庭審過程中,原告也承認從未使用過“某某匯”注冊商標。

    3、原告注冊“某某匯”商標的目的是為了轉讓給被告的經營者A從而獲得非法利益。

    在原告成功注冊“某某匯”商標后,原告曾多次與被告的經營者A聯系,企圖以高價銷售該注冊商標。在被明確拒絕后,惡意起訴本案被告C足浴會所,索要侵害商標權賠償金。可見,原告申請注冊“某某匯”商標的目的,決不是為了正常的企業經營,完全是為了從在先權利人處獲得非法的利益,應當認定為惡意注冊。


    二、B足浴會所以及C足浴會所的經營者A為“某某匯”商標的在先權利人,所以不存在侵害“某某匯”注冊商標的事實。

    B足浴會所以及C足浴會所的經營者A為“某某匯”商標的在先權利人,具體可以從證據看出:(1)經營者A在2012年8月3日在平湖注冊成立了C足浴會所(個體工商戶),自成立以來一直以“某某匯”作為店名和“某某匯”作為商標開展經營活動。(2)2014年1月12日,A注冊了C足浴會所時提交的《個體工商戶開業登記申請書》上就出現了“某某匯”三個字;(3)2015年2月3日設計師發給A的郵件,其中有C足浴會所的設計效果圖,其效果圖完全與C足浴會所的現狀一樣,就有“某某匯”的商標標識。(5)“某某匯”的商標標識和原告注冊的“某某匯”的商標是有所不同的,即一個是“某某匯”,一個是“某某匯”,以及我們的商標還有圖標,而原告注冊的則沒有圖標。

    由于A在經營初期法律意識不強,未能及時注冊商標,才導致“某某匯”商標于2015年5月13日被D搶先申請注冊,但注冊申請時間距B足浴會所成立和使用“某某匯”商標晚了將近三年,因此被告經營者A是“某某匯”商標的在先權利人。


    三、原告從未使用過“某某匯”注冊商標,未受到任何損失,故根據《商標法》第六十四條的規定答辯人也無需承擔任何賠償責任。

    商標法第六十四條規定:注冊商標專用權人請求賠償,被控侵權人以注冊商標專用權人未使用注冊商標提出抗辯的,人民法院可以要求注冊商標專用權人提供此前三年內實際使用該注冊商標的證據。注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過該注冊商標,也不能證明因侵權行為受到其他損失的,被控侵權人不承擔賠償責任。本案原告在庭審中明確其從未使用過“某某匯”商標從事任何經營活動,被告的經營活動對于原告不會造成任何損失,因此被告不應承擔任何賠償責任。

    綜上所述,代理人認為,本案被告的經營者A是“某某匯”商標的在先權利人;原告注冊“某某匯”商標的行為屬于惡意搶注,該商標也從未實際應用于經營活動,故本案被告不應承擔任何賠償責任,請求法庭駁回原告的全部訴訟請求。

 

                                     浙江國傲律師事務所

                                      20XX年XX月XX日